Особенности использования чужого товарного знака в рекламе на конкретном примере

Бывают ситуации, когда правообладатель товарного знака предъявляет претензии к лицу, которое размещает информацию о своем товаре с использованием слов "аналог", "эквивалент" с отсылкой к товару правообладателя. Насколько законны данные требования и нарушаются ли при этом нормы авторского и конкурентного права, в своей статье рассматривает к. ю. н. Ширяев Виталий Александрович, доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. В качестве примера он приводит обращение иностранной компании по производству анализаторов и тест-полосок к ним с претензией к российской компании, также производящей тест-полоски, которые могут быть использованы в данных анализаторах. Требования иностранной компании сводятся к тому, чтобы российская компания удалила с информационных ресурсов любое упоминание касательно того, что продукция, а именно тест-полоски, является аналогом продукции — тест-полосок иностранной компании — правообладателя.

Автор: Ширяев В.А.

На практике случаются ситуации предъявления правообладателем претензий по незаконному использованию его товарного знака к лицу, которое размещает информацию о своем товаре как аналоге или эквиваленте сопоставимого по функционалу товара правообладателя. Так, иностранная компания по производству анализаторов и тест-полосок к ним обратилась с претензией к российской компании, также производящей подходящие для импортных анализаторов тест-полоски. Иностранной компанией были выдвинуты требования: прекратить дальнейшее использование ее товарного знака, в том числе через его размещение в предложениях к продаже товаров на сайтах и иных торговых площадках; удалить с вышеуказанных сайтов, из любых рекламных материалов любое упоминание товарного знака правообладателя, как и любое упоминание касательно того, что рекламируемая продукция является аналогом продукции тест-полосок компании правообладателя.

Подобные требования одновременно связаны с авторским правом и законодательством о защите конкуренции. Это два разных правовых института (или отрасли права), но некоторым образом связанные друг с другом. Поэтому необходимо максимально корректно квалифицировать гражданско-правовой деликт с применением сразу двух этих институтов. В частности, запрещено использовать чужой товарный знак в рекламе.

В обоснование своих требований иностранная компания ссылалась на ст. 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), считая, что российская компания нарушила ее исключительное право на товарный знак. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на то, что ст. 1229, 1484 ГК РФ четко и недвусмысленно регулируют исключительное право на товарный знак, определяя его содержание: владение, пользование и распоряжение. Статья 1229 ГК РФ в целом раскрывает содержание исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации), а ст. 1484 ГК это делает детально, применительно именно к товарному знаку.

Действительно в соответствии со ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации, вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя. Но это совсем не значит, что содержание исключительного права на средство индивидуализации товара (товарный знак), а именно право пользования, может определяться иностранной компанией (правообладателем) в произвольном порядке. Закон (ГК РФ) четко и недвусмысленно определяет, каким именно способом запрещено использование чужого товарного знака без разрешения правообладателя:

1) конкретизируя в ч. 2 ст. 1484 ГК РФ способы использования правообладателем товарного знака, которые связаны исключительно с индивидуализацией собственных товаров, работ или услуг;

2) устанавливая в ч. 3 ст. 1484 ГК РФ запрет на использование чужого товарного знака для индивидуализации своих товаров, работ или услуг.

В связи с этим в смысле закона (ГК РФ) иностранная компания, предъявляя претензии к российской компании, должна уточнять, каким именно способом российская компания нарушила ее исключительное право на использование товарного знака для индивидуализации своих товаров, работ или услуг с использованием товарного знака правообладателя.

Вообще из сформулированных в претензии требований не просматриваются притязания иностранной компании на то, что товарный знак российской компании схож с товарным знаком правообладателя до степени смешения. Поэтому не понятны ссылки в претензии на указанные статьи ГК РФ. Одновременное использование в рекламе чужого товарного знака и своего не является нарушением авторского права. В этом смысле нарушением авторского права и одновременно конкурентного (антимонопольного) права является использование в рекламе чужого товарного знака как своего (например, решение АС г. Москвы от 28 июня 2019 г. по делу N А40-147213/2018)¹. В частности, чужие товарные знаки используют зачастую для рекламы в Интернете — чтобы выйти в топ рейтинга выдачи по запросам конкурентов. Например, одна компания использовала название другой в составе ключевой фразы для настройки контекстной рекламы в Яндексе. Она запускала объявления с фразой "Ремонтиста — Проверь цены своего сервиса!", которое появлялось по запросу "Ремонтиста". Это название другой компании, и оно оказалось товарным знаком. Правообладатель пошел в суд и отсудил за это почти миллион рублей компенсации². Российская же компания по производству тест-полосок так не делает и не присваивает себе никаким образом товарный знак иностранной компании с целью продажи своей продукции под брендом иностранной компании.

Для придания вида обоснованности претензии иностранная компания делает вывод о том, что имеет место некий сравнительный анализ ее товарного знака и товарного знака российской компании. Но ни в упомянутых статьях ГК РФ, ни в приказах Минэкономразвития РФ, ни в каком-либо информационном письме высших судебных инстанций, ни в имеющейся судебной практике по данному вопросу не просматривается никаких упоминаний о возможном сравнительном анализе товарных знаков как способе незаконного использования чужого товарного знака. Более того, по нашему мнению, никакого сравнительного анализа товарных знаков при использовании слов "аналог", "эквивалент" просто не происходит. В этом случае некий сравнительный анализ скорее производит сама иностранная компания, ссылаясь на это в претензии. Более того, данный "сравнительный анализ" не может рассматриваться как смешение товарных знаков в смысле нарушения интеллектуальной собственности, авторского права. Никакого смешения товарного знака иностранной компании с чьими бы то ни было другими товарными знаками нет и быть не может, поскольку уже имеются утверждения о некоем "сравнительном анализе", который, исходя из здравого смысла, уже предполагает наличие двух разных продуктов разных производителей, с разными товарными знаками³. Поэтому со стороны иностранной компании требуются дополнительные разъяснения, что конкретно она имеет в виду, обвиняя российскую компанию в нарушении исключительного права на товарный знак.

По нашему мнению, использование на информационных площадках слов "аналог", "эквивалент", исходя из действующих норм авторского права и правоприменительной практики, не является использованием чужого товарного знака и, соответственно, не нарушает чужое исключительное право.

В современных рыночных условиях конкуренция товаров, по сути, заменена конкуренцией товарных знаков. Ведь контрагенту приходится выбирать из однородной продукции, маркированной разными товарными знаками.

Поэтому производитель, который рекламирует свой товар, акцентирует внимание именно на товарном знаке. При этом нужно учитывать ряд деталей при использовании своего товарного знака в рекламных материалах и возможность включать в рекламу чужие товарные знаки.

Использование товарного знака без согласия правообладателя является правонарушением. Однако и для самих владельцев товарного знака существуют определенные ограничения: товарный знак регистрируется и охраняется в отношении определенного перечня товаров и услуг, которые указываются в свидетельстве на товарный знак; исчерпывающий перечень легальных способов использования собственного товарного знака дан в ч. 2 ст. 1484 ГК РФ; если слово на иностранном языке является товарным знаком, охраняемым в России, его размещение в рекламе допускается без перевода, но рекламодатель должен обладать правом на использование данного товарного знака (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации"). Подтверждением права на использование являются: свидетельство на товарный знак, выдаваемое Роспатентом; свидетельство (сертификат), выдаваемое Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС). В этом случае при использовании иностранного товарного знака в рекламе необходимо обратить внимание, присутствует ли Российская Федерация в списке стран, указанных в свидетельстве МБ ВОИС⁴.

На практике нередко возникает необходимость включить в свою рекламу чужой товарный знак. Тот факт, что любая компания имеет право на рекламу своей деятельности, не вызывает сомнения. Но донести до потребителя информацию о направлении своей деятельности без упоминания производителя товара и его товарных знаков не всегда возможно. Более того, потребители не смогут сделать выбор на рынке услуг, поскольку не будут знать, в отношении каких товаров оказываются те или иные услуги. Отсутствие лицензионного договора не означает, что использование товарных знаков других лиц в рекламе деятельности своей компании невозможно. Такое использование допускается, но с соблюдением двух основных правил.

Во-первых, реклама должна быть достоверной. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации компании или товара (п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона N 38-ФЗ). В рекламе товаров, маркированных товарными знаками третьих лиц, или в рекламе услуг в отношении таких товаров не должно содержаться какого-либо указания (прямого или косвенного) на то, что данные товарные знаки принадлежат рекламодателю. Иными словами, не должно возникнуть впечатления, что чужие товарные знаки принадлежат организации, чья деятельность (услуги) рекламируется⁵.

Во-вторых, использование чужого товарного знака должно осуществляться в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот.

Применение в рекламе слов "аналог", "эквивалент" специально не регламентировано законодательством. Если, например, иностранная компания не хочет использования на своих анализаторах тест-полосок иных производителей, то это не означает, что тест-полоски российского производства не подойдут для иностранных анализаторов. Ведь российская компания не выпускает тест-полоски специально для иностранных анализаторов, они подходят и для отечественных приборов. Главное, чтобы тест-полоски могли быть использованы на анализаторах без ущерба качеству анализа.

Зачастую иностранные компании, производящие анализаторы, пытаются закрыть свои анализаторы для тест-полосок других производителей. Для этого они указывают в сопроводительной документации, что на их анализаторах могут быть использованы только тест-полоски их же производства. Особенно это необходимо для устранения конкурентов на госзакупках, чтобы российские производители не могли размещать свои предложения на поставку тест-полосок для анализаторов иностранного производства. Иностранные компании для этого даже дарят свои анализаторы российским медучреждениям, рассчитывая на будущую прибыль от продажи своих тест-полосок.

Например, решением Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (далее — Комиссия Новосибирского УФАС России) от 22 ноября 2019 года N 054/06/69-2350/2019 была удовлетворена жалоба ООО "ИнтерЛабТрейд" на действия аукционной комиссии заказчика — ГБУЗ НСО "ГКП N 7" при проведении электронного аукциона N 0351300033419000097 на поставку тест-полосок на URiSCAN PRO (мочевой анализатор)⁶ на том основании, что компанией YD Diagnostics CORP (Юж. Корея) (производитель анализаторов мочи на тест-полосках URiSCAN optima, URiSCAN PRO) представлены документы, подтверждающие несовместимость предлагаемых победителем электронного аукциона (ИП Утумбаевой В.Г.) тест-полосок российского производства с имеющимся у заказчика оборудованием. Такими документами явились письма той же корейской компании и некоторых аффилированных с ней российских компаний о том, что анализаторы мочи на тест-полосках URiSCAN Optima, URiSCAN PRO не предназначены для совместного использования с тест-полосками иных производителей, что с указанными анализаторами возможно использование только оригинальных тест-полосок URiSCAN производства YD Diagnostics CORP (Юж. Корея).

Из решения Комиссии Новосибирского УФАС России следует, что никаких независимых исследований на совместимость тест-полосок российского производства и корейских анализаторов не проводилось, отсутствуют какие-либо независимые экспертные заключения о невозможности их совместного использования без ущерба результатам медицинского анализа. Само же решение было принято на основании того, что любые другие тест-полоски не могут быть использованы априори (по определению), так как годны только тест-полоски корейского производителя анализаторов URiSCAN/Урискан. Но это утверждение на самом деле является только предположением. Чисто технически в постоянном режиме такого быть не может. Производители тест-полосок совершенствуют свою продукцию в формате нон-стоп. Поэтому полная несовместимость тест-полосок иного производителя должна быть подтверждена конкретными независимыми исследованиями по каждому производителю, а не предположениями и голословными утверждениями корейского производителя анализаторов. Считаем, что позиция корейской компании может быть истолкована как недобросовестная конкуренция (злоупотребление правом) и попытка монополизировать рынок соответствующих тест-полосок.

Данная практика требует более детального изучения. Комиссия Новосибирского УФАС России сделала вывод об отсутствии полной совместимости тест-полосок российского производителя и анализаторов корейского производства только на основе предоставленных производителем писем о том, что он выпускает анализаторы только под свои тест-полоски (и, наоборот, свои тест-полоски под свои анализаторы). Но из этого не должен следовать вывод о том, что тест-полоски российского производителя совсем не пригодны для применения на анализаторах иностранного производства. Использование слов "аналог", "эквивалент" не подразумевают полную совместимость тест-полосок российского производства и корейских анализаторов. Наоборот, допускается их неполная совместимость, поскольку производители у них разные. Вопрос закупок решает заказчик на основе своих потребностей и того, в каких параметрах ему нужен тест. Поэтому российские производители тест-полосок, размещая на информационных площадках данные о своих тест-полосках как аналогах или эквивалентах тест-полосок иностранного производства, не вводят в заблуждение заказчиков. Напрямую с потребителями они не работают, а работают только с профессиональными компаниями — заказчиками по договорам поставки, которые разбираются в тонкостях соответствующей сферы. Претензии могут поступать от заказчиков, если результаты медицинского анализа не соответствуют действительности. Если заказчика не устраивает качество продукции, то эта продукция будет не востребована. Является ли продукция аналогом или эквивалентом должен решать заказчик, а не производитель-конкурент, который является заинтересованным лицом в отношениях конкуренции. Иностранный производитель анализаторов не может приватизировать порядок использования слов "аналог", "эквивалент". Тем более что эти слова не используются в значении "копия", и при употреблении слов "аналог", "эквивалент" никакого полного соответствия не предполагается.

Кроме того, в целях соблюдения принципа обеспечения конкуренции в законодательстве о закупках без понятия "эквивалент" не обойтись. Заказчики не могут указывать в тендерной документации такие требования к продукции, которые могут сократить число участников. Одним из таких требований выступает товарный знак. Поэтому заказчики обязаны в описании закупаемой продукции указывать уточнение "или эквивалент", что дает возможность использовать или поставить аналогичный по свойствам продукт других производителей⁷.

Фактическая невозможность использования тест-полосок российского производителя на анализаторах корейского производства в рамках добросовестной конкуренции должна быть подтверждена независимым исследованием, экспертизой, а не письмами иностранной компании, которая является лицом, заинтересованным в продаже тест-полосок своего производства. По сути, иностранный производитель анализаторов пытается ввести запрет на производство российской компанией тест-полосок, пригодных для использования, в том числе на анализаторах иностранного производства. По нашему мнению, именно действия иностранной компании являются злоупотреблением правом и нарушением российского антимонопольного законодательства. В этой связи необходим общий законодательный запрет на закрытие своей продукции от иных производителей расходных материалов к ней.

Литература:

1. Григорьев Д.А. Использование чужих товарных знаков в рекламе // Вестник РУДН. Серия "Юридические науки". 2013. N 3. С. 106.

2. Наседкина Дарья. Что значит "или эквивалент" в описании объекта закупки // https://goscontract.info/shkola-goszakupok/chto-znachit-ili-ekvivalent-v-opisanii-obekta-zakupki.

3. Резникова Ирина. Как защитить товарный знак от незаконного использования // СПС "Гарант".

4. Соколова Галина. Использование товарных знаков в рекламе // Юридический справочник руководителя. 2015. N 9.

---

1 СПС "КонсультантПлюс".

2 Резникова Ирина. Как защитить товарный знак от незаконного использования // СПС "Гарант".

3 Сравнительный анализ представляет собой эмпирический метод исследования, который позволяет познать особенности изучаемых явлений, процессов, объектов с помощью логики. Этот способ базируется на "антонимах", то есть определении причин и следствий, сходств и отличий, достоинств и недостатков, изменений и тенденций.

4 Соколова Галина. Использование товарных знаков в рекламе // Юридический справочник руководителя. 2015. N 9.

5 Григорьев Д.А. Использование чужих товарных знаков в рекламе // Вестник РУДН. Серия "Юридические науки". 2013. N 3. С. 106.

6 СПС "Гарант".

7 Наседкина Дарья. Что значит "или эквивалент" в описании объекта закупки // Статья от 22 июля 2019 г. Портал Госконтракт (https://goscontract.info/shkola-goszakupok/chto-znachit-ili-ekvivalent-v-opisanii-obekta-zakupki).

Рекомендуется Вам: