ЮрФак: изучение права онлайн

Проблемы взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака

Автор: Лигай В.Ю.

В российском гражданском законодательстве одной из мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак является компенсация, которая может быть взыскана вместо возмещения убытков. Данная норма оправдывается тем, что доказать размер убытков в такой ситуации бывает затруднительно, а защищать нарушенное право необходимо. Товарный знак — это ценный нематериальный актив компании, который способствует повышению ее узнаваемости на рынке, поэтому проблема защиты товарных знаков от незаконного использования особенно актуальна.

Порядок определения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак закреплен в ст. 1515 ГК РФ1. Выделяют два вида компенсации: компенсация в твердой денежной сумме и так называемая расчетная компенсация, размер которой зависит от стоимости контрафактных товаров или стоимости права использования товарного знака.

Применение положений данной статьи на практике вызывает ряд проблем, например, возникают сложности с толкованием норм о возможности снижения размера компенсации. Подтверждается это и тем, что пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признан частично не соответствующим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ (далее — КС РФ) от 13.12.2016 N 28-П (далее — Постановление N 28-П)2, а пп. 2 п. 4 — Постановлением КС РФ от 24.07.2020 N 40-П (далее — Постановление N 40-П)3. Необходимо обратить внимание на выводы, закрепленные в данных Постановлениях.

Так, в Постановлении N 28-П КС РФ указал, когда суд может уменьшить размер компенсации ниже низшего предела. Это возможно, если индивидуальный предприниматель одним действием нарушает права сразу на несколько товарных знаков. Чтобы снизить компенсацию, в такой ситуации необходимо установить наличие следующих критериев: размер компенсации многократно превышает размер причиненных истцу убытков, правонарушение совершено впервые, не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и не носило грубый характер. Таким образом, Постановление N 28-П закрепило возможность снижения компенсации ниже низшего предела в случае, если заявлена компенсация в твердой денежной сумме.

Свиридова Е.А. указывает, что в связи с принятием данного Постановления возник вопрос: возможно ли распространение данного положения на расчетную компенсацию4? Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в 2013 году распространил данную норму и на расчетную компенсацию5. Однако Е.А. Свиридова считает, что законодатель, формулируя ст. 1252 ГК РФ, имел в виду именно компенсацию в твердой денежной сумме, так как в ином случае определить пределы невозможно6. По нашему мнению, согласиться с данной позицией нельзя, потому что признание невозможности снижения расчетной компенсации создает дискриминационную ситуацию. В таком случае при выборе расчетной компенсации истец был бы автоматически защищен от ее снижения, что не соответствует общей логике законодателя и принципам справедливости и равноправия. На данную проблему обращает внимание и И.В. Овчинников7.

Верховный Суд РФ (далее — ВС РФ) в 2017 году указал, что положения Постановления N 28-П могут распространяться на юридических лиц, на расчетную компенсацию и на случаи, когда нарушены права на один товарный знак8. Вопрос о распространении данных положений на юридических лиц остается спорным, а возможность снижения ниже низшего предела расчетной компенсации подтвердил и КС РФ. В Постановлении N 40-П КС РФ распространил положения Постановления N 28-П и на ситуацию, при которой нарушено исключительное право на один товарный знак, и истцом выбрана расчетная компенсация. КС РФ установил порог снижения расчетной компенсации, суд может снизить ее до стоимости права использования товарного знака.

С расчетной компенсацией связаны и иные проблемные вопросы. Н.В. Иванов перечисляет следующие дискуссионные аспекты, которые возникают в этой связи: необходимо ли учитывать стоимость исключительной или неисключительной лицензии, как учитывать срок неправомерного использования средства индивидуализации и срок, на который выдана лицензия, как соотносится перечень товаров и услуг, в отношении которых выдана лицензия9. КС РФ в Постановлении N 40-П отмечает, что могут возникнуть ситуации злоупотребления правом, и истцы могут заключать лицензионные договоры лишь для вида. В таких случаях суд должен оценить доказательства исполнения договора, однако КС РФ обращает внимание и на то, что критерии для сравнения отсутствуют, отсутствуют в законе и критерии для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

Продолжая рассмотрение положений Постановления N 40-П, следует обратиться к мнению И.В. Овчинникова, который считает, что КС РФ сделал акцент на универсальном характере своей позиции, а значит, ее можно распространить и на ситуации, когда одним действием нарушено исключительное право на один товарный знак и компенсация определена в твердой денежной сумме10. На наш взгляд, есть аргументы как за, так и против такого расширительного толкования. С одной стороны, данный вывод следует из того, что расчетная компенсация и компенсация в твердой денежной сумме — это лишь способы расчета компенсации, а значит позиция КС РФ, изложенная в Постановлении N 40-П, должна распространяться и на компенсацию в твердой денежной сумме. Однако, с другой стороны, логика позиции, изложенной в Постановлении N 40-П, заключается в том, что стоимость контрафактного товара или права использования товарного знака может многократно превышать обоснованную и справедливую сумму компенсации за нарушение исключительного права, в том числе на один товарный знак.

Овчинников И.В. обращает внимание на то, что расширение по субъектному составу не произошло, КС РФ не указал на возможность снижения компенсации для юридических лиц11. По нашему мнению, распространение данных положений на юридических лиц не рационально и не соответствует логике судебной практики. Снижение компенсации ниже низшего предела для индивидуального предпринимателя, как для физического лица, прежде всего связана с возможностью постановки его в тяжелое материальное положение, что не применимо к юридическим лицам. Стоит отметить, что данное положение можно распространить и на физических лиц, не наделенных статусом индивидуального предпринимателя, а именно на самозанятых, на что справедливо указывает и Ю.Т. Гульбин12.

Интерес представляет тот факт, что судебная практика исходит из буквального, а не расширительного, толкования Постановления N 40-П. Так, Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) отправил дело на новое рассмотрение в связи с тем, что суды не учли, что снизить компенсацию ниже низшего предела можно лишь в случае, когда одним действием нарушены права на несколько средств индивидуализации, что указано и в Постановлении N 28-П13. При этом суд первой и апелляционной инстанции исходили из тяжелого материального положения ответчика, недоказанности негативных последствий для истца.

В другом деле СИП обратил внимание на чрезмерную компенсацию за продажу контрафактной сумки и отправил дело на пересмотр14. Ответчица продавала контрафактные товары престижных брендов, ее товары не относились к классу люкс. Истец требовал взыскать компенсацию в твердой денежной сумме, а именно 90 000 руб., исходя из того, что контрафактный товар вытесняет с рынка оригинальную продукцию. Однако СИП обратил внимание на то, что товары не конкурируют на одном рынке, а контрафактный товар передан на уничтожение. Суд первой инстанции снизил размер компенсации до 15 000 рублей15.

При определении размера компенсации возникает вопрос о том, как рассчитывать компенсацию при наличии нескольких товарных знаков и (или) произведений на одном материальном носителе, при наличии нескольких способов использования товарного знака, направленных на достижение одной экономической цели, а также при неоднократной фиксации правонарушения в короткий промежуток времени. На эти проблемы указывает и Е.А. Свиридова16. Согласно разъяснениям ВС РФ одним правонарушением будет использование товарного знака одним лицом, но различными способами. Однако такие способы должны быть направлены на достижение единой экономической цели, чаще всего, это введение товара в оборот. Как указывает ВС РФ, компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя17.

В связи с этим интерес представляет дело N А05-3172/2020. СИП оставил без изменения Апелляционное постановление18. Ответчица ссылалась на отсутствие вины, необоснованность размера компенсации, который в 385 раз превышает стоимость контрафактной продукции, и на то, что закупка товаров производилась в короткий промежуток времени (4 раза в течение 6 дней). Ответчица ссылается на аналогичный случай и Определение ВС РФ от 07.12.2015 по делу N А03-14243/2014. Суд первой инстанции, исходя из положений п. 65 Постановления Пленума ВС РФ N 1019, пришел к выводу о том, что в данном деле в отношении каждого объекта авторского права и товарного знака наличествует один факт нарушения20. Исходя из абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, суд пришел к выводу о возможности снижения компенсации на 50% и взыскал по 5 000 руб. за каждый объект авторского права и товарный знак (всего 11 объектов). Оснований для снижения суммы компенсации ниже низшего предела в соответствии с положениями Постановления N 28-П суд не усмотрел. СИП согласился с выводами суда апелляционной инстанции в том, что компанией доказано 37 фактов нарушений исключительных прав, а не 10 нарушений, из чего исходил суд первой инстанции. Соответственно взыскивать компенсацию необходимо за каждый из 37 фактов21. В рамках закупок были приобретены 4 контрафактных товара, на которых был нанесен товарный знак и изображения персонажей, принадлежащие истцу. Истец сам снизил размер компенсации до 5 000 руб., а в силу закона правонарушитель может быть привлечен к ответственности за каждое правонарушение.

В другом же аналогичном деле ответчик также в обоснование своей позиции ссылался на Определение ВС РФ от 07.12.2015 по делу N А03-14243/2014, однако СИП оставил без изменения вынесенные ранее акты, согласно которым предложение ответчиком к продаже игрушек можно рассматривать как один случай незаконного использования исключительного права на товарный знак истца22. Суды учли характер нарушения и другие обстоятельства и пришли к выводу о единстве намерений ответчика при продаже контрафактных товаров.

Из приведенной судебной практики видно, что суды неоднозначно трактуют п. 56 и п. 65 Постановления N 10. В связи с этим СИП утвердил Рекомендации по вопросам, возникающим при установлении одной экономической цели и единства намерений правонарушителя23. В соответствии с данными Рекомендациями необходимо установить, что ответчик последовательно осуществлял несколько действий, каждое из которых необходимо для совершения последующего действия, и что самостоятельного экономического значения такие действия не имеют. Также важным является то, что доказывать единство намерений должен ответчик. О единстве намерений может свидетельствовать реализация товаров одной партии, приобретение их ответчиком единовременно. При этом продажа ответчиком товаров в разное время и в разных местах не исключает возможности признания единства намерений в его действиях.

Свиридова Е.А. обращает внимание и на другую проблему, возникающую при взыскании компенсации. Данная проблема состоит в возможности неоднократного заявления требования о компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в рамках одной партии товаров24. СК по экономическим спорам ВС РФ указывает, что не в каждой такой ситуации иски будут тождественны25. Так, при наличии разного субъектного состава повторный иск подавать можно. В данном деле в пользу истца взыскали компенсацию с той же фирмы, но с другой аптеки. Соответственно, к фирме повторный иск подавать нельзя, а ко второй аптеке — можно.

Таким образом, даже после принятия Постановления N 28-П и N 40-П единообразие в судебной практике отсутствует, и основные проблемные вопросы, связанные с взысканием компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, остаются нерешенными. Стоит отметить, что изменения, предусмотренные Постановлениями N 28-П и N 40-П, до сих пор не внесены в ст. 1515 ГК РФ, хотя ряд предложений по изменению данной нормы высказывались в научной литературе и вносились в качестве законопроектов в Государственную Думу.

В научных кругах высказали предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере26. Авторы предлагают изменить норму о выборе способа расчета компенсации, а именно установить приоритет расчетной компенсации перед компенсацией в твердой денежной сумме. Кроме того, предлагается уточнить модель расчета компенсации для разных случаев ее взыскания, в зависимости от способа расчета, объектов исключительных прав и способов незаконного использования. На наш взгляд, данные предложения рациональны и позволят минимизировать злоупотребление правом со стороны истца.

В 2021 году в Государственную Думу был внесен законопроект с предложением дополнить ст. 1515 ГК РФ положением о том, что суд с учетом обстоятельств дела может снизить размер компенсации, но не ниже стоимости товаров или стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака27. Данный законопроект был обоснованно отклонен, так как содержал неопределенные критерии снижения ответственности, не уточнял соотношения нового пункта с п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

В 2023 году в Государственную думу был внесен очередной законопроект28. В законопроекте предлагается внесение комплексных изменений в российское гражданское законодательство, а именно в ст. ст. 1250, 1252, 1256, 1299, 1300, 1301, 1306, 1311, 1406.1, 1515, 1537, 1286.1 ГК РФ. Предлагается внести изменения в порядок взыскания и способы расчета компенсации, уточнить последствия множественности нарушений, дифференцировать размеры взыскиваемых сумм компенсаций. В законопроекте отражены предложения, высказанные в научных кругах, которые были описаны выше. Так, предлагается предусмотреть случаи, когда суд может взыскать компенсацию в твердой денежной сумме, даже если истец заявил о расчетной компенсации. Для этого должны соблюдаться следующие критерии: способ расчета, выбранный истцом, не применим в данном случае; истец не смог обосновать размер компенсации с разумной степенью достоверности. В законопроекте отражен и случай, когда последовательность действий составляют одно нарушение. Критерием для установления совокупности в данном случае должно быть то, что эти действия взаимосвязаны и влекут общий экономический результат, из чего сейчас и исходит судебная практика. Предлагается установить солидарную ответственность участников данных действий, однако конкретные критерии для привлечения лиц к солидарной ответственности не указываются, что требует доработки. Законопроект предусматривает возможность снижения размера неустойки судом при первом нарушении, если ответчик не знал и не мог знать о том, что нарушает исключительное право на товарный знак, а также нарушение не связано с осуществлением предпринимательской деятельности. Однако в законопроекте отсутствуют конкретные критерии для снижения компенсации в данной ситуации. На момент написания статьи данный законопроект был принят в первом чтении. Стоит отметить, что законопроект не отображает положения о снижении компенсации ниже минимальных пределов, указанных в Постановлении N 28-П и N 40-П, что является его существенным недостатком.

Таким образом, существует ряд проблем при взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков. Положения ст. 1515 ГК РФ были признаны частично не соответствующими Конституции РФ, однако соответствующие изменения в законодательство до сих пор не были внесены. Такое положение создает неопределенность в данной сфере отношений и приводит к отсутствию единообразия в судебной практике по данным вопросам. По нашему мнению, необходимо внести изменения в 4 часть ГК РФ в соответствии с положениями Постановления N 28-П и N 40-П, взяв за основу законопроект N 348960-8.

Библиографический список

1. Гульбин Ю.Т. Компенсация за незаконное использование товарного знака в Российской Федерации // Имущественные отношения в РФ. 2022. N 8 (251). С. 34 — 43.

2. Иванов Н.В. Расчетная компенсация за нарушение исключительного права в виде двукратной стоимости права использования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2021. Вып. 1 (31). С. 80 — 95.

3. Овчинников И.В. Снижение размера компенсации за нарушение исключительного права: о пределах судебного правотворчества // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2023. Вып. 1 (39). С. 89 — 95.

4. Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А., Радецкая М.В., Евстигнеев Э.А., Кольздорф М.А., Туркина А.Е., Спиридонова Н.Б. Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав (часть 1) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2022. Вып. 2 (36). С. 152 — 190.

5. Свиридова Е.А. Вопросы ответственности за нарушение исключительного права на произведения и товарные знаки // Образование и право. 2016. N 9. С. 127 — 135.


1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ // СЗ РФ. N 52 (ч. 1). Ст. 5496.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. N 52 (часть V). Ст. 7729.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. N 40-П "По делу о проверке конституционности пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" // Собрание законодательства Российской Федерации от 10 августа 2020 г. N 32. Ст. 5362.

4 Свиридова Е.А. Вопросы ответственности за нарушение исключительного права на произведения и товарные знаки // Образование и право. 2016. N 9. С. 129.

5 Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 16449/12 по делу N А40-8033/12-5-74.

6 Свиридова Е.А. Там же.

7 Овчинников И.В. Снижение размера компенсации за нарушение исключительного права: о пределах судебного правотворчества // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2023. Вып. 1 (39). С. 92.

8 Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 25 апреля 2017 г. N 305-ЭС16-13233 по делу N А40-131931/2014 // СПС "КонсультантПлюс".

9 Иванов Н.В. Расчетная компенсация за нарушение исключительного права в виде двукратной стоимости права использования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2021. Вып. 1 (31). С. 81.

10 Овчинников И.В. Снижение размера компенсации за нарушение исключительного права: о пределах судебного правотворчества // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Март 2023. Вып. 1 (39). С. 93.

11 Овчинников И.В. Там же.

12 Гульбин Ю.Т. Компенсация за незаконное использование товарного знака в Российской Федерации // Имущественные отношения в РФ. 2022. N 8 (251). С. 39.

13 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2022 г. N С01-1433/2022 по делу N А19-24495/2021 // СПС "КонсультантПлюс".

14 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2023 г. N С01-101/2023 по делу N А50-3081/2022 // СПС "КонсультантПлюс".

15 Решение АС Пермского края от 17.08.2023 по делу N А50-3081/2022 // СПС "КонсультантПлюс".

16 Свиридова Е.А. Вопросы ответственности за нарушение исключительного права на произведения и товарные знаки // Образование и право. 2016. N 9. С. 130.

17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2019. N 6.

18 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2021 г. N С01-227/2021 по делу N А05-3172/2020 // СПС "КонсультантПлюс".

19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2019. N 6.

20 Решение АС Архангельской области от 24.08.2020 по делу N А05-3172/2020 // СПС "КонсультантПлюс".

21 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2021 г. N С01-227/2021 по делу N А05-3172/2020 // СПС "КонсультантПлюс".

22 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2022 г. N С01-2143/2021 по делу N А43-11749/2021 // СПС "КонсультантПлюс".

23 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2023 N СП-22/4 // СПС "КонсультантПлюс".

24 Свиридова Е.А. Вопросы ответственности за нарушение исключительного права на произведения и товарные знаки // Образование и право. 2016. N 9. С. 131.

25 Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31 января 2023 г. N 305-ЭС21-16294 по делу N А40-263652/2019 // СПС "КонсультантПлюс".

26 Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А., Радецкая М.В., Евстигнеев Э.А., Кольздорф М.А., Туркина А.Е., Спиридонова Н.Б. Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав (часть 1) // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Июнь 2022. Вып. 2 (36). С. 167 — 168.

27 Законопроект N 1100176-7 "О внесении изменения в статью 1515 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100176-7 (дата обращения: 22.08.2023).

28 Законопроект N 348960-8 "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации". URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/348960-8 (дата обращения: 22.08.2023).


Рекомендуется Вам: