О некоторых основаниях отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных ГК РФ

Автор: Слободян С.А.

В соответствии с п. 1 ст. 1482 действующего Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Таким образом, в соответствии с действующим российским гражданским законодательством предусматривается довольно широкий перечень видов обозначений и их комбинаций, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Кроме того, из диспозиции вышеуказанной нормы видно, что данный перечень не является исчерпывающим и открывает широкие возможности для регистрации товарных знаков.

Но в то же время действующее российское гражданское законодательство предусматривает ряд оснований, при наличии которых может быть отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Данные основания предусматриваются ст. 1483 ГК РФ, но, ввиду объемности темы, все их сложно рассмотреть полностью в пределах одной статьи. Поэтому в данной статье будут рассмотрены основания для отказа в регистрации обозначений в качестве товарных знаков, предусмотренные п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

В соответствии с диспозицией данной нормы не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые не обладают различительной способностью. Кроме того, основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения может служить тот факт, что такое обозначение состоит только из элементов, которые:

— являются вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

— являются общепринятыми символами и терминами;

— характеризуют товары, в том числе указывают на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

— представляют собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Пункт 1 ст. 1477 ГК РФ определяет товарный знак как обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Следовательно, под различительной способностью товарного знака следует понимать способность последнего указывать на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, производящего товары, для обозначения которых и используется данный товарный знак, чтобы потребитель смог отличить товары данного хозяйствующего субъекта от других однородных товаров. А для достижения данной цели обозначение, заявляемое к регистрации в качестве товарного знака, должно быть достаточно оригинальным, поскольку иначе оно не будет вызывать у потребителя ассоциации именно с этим производителем или продавцом товаров. Поэтому, если заявленное обозначение такой оригинальностью не обладает, данный факт служит основанием для отказа в регистрации такого обозначения в качестве товарного знака.

В юридической литературе на этот счет разъясняется, что различительная способность товарного знака определяется его внутренним содержанием и представляет собой совокупность характерных особенностей (графических, фонетических и семантических). Потребитель воспринимает товарный знак главным образом с помощью зрения и слуха. Текущий и последующий анализ полученной информации позволяет потребителю выработать собственное мнение относительно содержательной составляющей товарного знака и тем самым идентифицировать товарный знак. Другими словами, понятие "различительная способность" приобретает четкие контуры только в связи с конкретным товарным знаком и является результатом оценки потребителем его внешних и внутренних свойств[1].

Таким образом, далеко не всегда можно заранее определить, какие знаки обладают различительной способностью, а какие — нет. Такой вопрос должен решаться патентным ведомством путем анализа характерных особенностей каждого конкретного знака.

Пункт 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. N 482 (далее — Правила), предусматривает, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

То есть речь идет о таких обозначениях, которые не имеют содержательной составляющей и, соответственно, не могут вызывать у потребителей каких-либо ассоциаций, что, в свою очередь, не способствует их запоминанию потребителем и идентификации обозначаемых ими товаров (услуг) и хозяйствующих субъектов.

Как видно из п. 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся в том числе и те обозначения, которые входят в перечень, предусмотренный п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

И это вполне логично, поскольку все виды обозначений, перечисленные в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, не могут способствовать идентификации товаров или услуг и хозяйствующих субъектов. Следовательно, они также не обладают различительной способностью.

Как отмечалось выше, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, состоящее только из элементов, которые вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В юридической литературе на этот счет разъясняется, что к такого рода обозначениям, которые именуются еще свободными знаками, относятся те, которые вследствие их широкого применения утратили для потребителей различительную способность и воспринимаются как наименование товара определенного вида. Примерами могут служить такие словесные обозначения, как рубероид, нейлон, целлофан, анестезин, новокаин, термос и т.п. Свободные знаки являются всеобщим достоянием и могут использоваться любыми заинтересованными лицами [1].

Например, если владелец хозяйственного магазина разместит на здании или рядом с ним вывеску с текстом "Рубероид, целлофан, отделочные материалы", то такая вывеска не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака, хоть на первый взгляд она и представляет собой словесное обозначение. Данное обозначение состоит только из слов, которые являются общеупотребительными для обозначения указанных видов товаров и, следовательно, различительной способностью не обладает.

Или, например, в канцелярских магазинах нередко оказывают услуги по копированию документов, и для оповещения потребителей о наличии такой услуги размещается вывеска "Ксерокопирование" или "Ксерокопия".

Данное слово является производным от названия товарного знака "Xerox" (правильно произносится "зирокс", но в русскоязычной версии было изменено на "ксерокс), под которым производятся копировальные аппараты. Поскольку в России и многих других бывших союзных республиках наиболее широкое распространение получили копировальные аппараты именно этого товарного знака, название "ксерокс" стало использоваться в отношении любого копировального аппарата, а процесс копирования на таком аппарате стал в широком обиходе именоваться ксерокопированием либо ксерокопией. То есть эти искусственно образованные слова стали общеупотребительными для обозначения услуг по копированию документов на копировальном аппарате, следовательно, несмотря на то, что в русском языке они являются неологизмами, такие словесные обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака.

Но в коммерческой практике иногда имеют место случаи, когда на торговой точке размещается вывеска, в которой указывается какое-нибудь общеупотребительное слово, являющееся наименованием товара, но при этом выполненное в оригинальном шрифте.

Например, на вывеске магазина "Крепеж" слово "крепеж" представлено в разных цветовых сочетаниях: часть слова "креп" написана одним цветом, а "еж" — другим. Расчет на то, что у потребителей эта вывеска будет ассоциироваться с ежом и тем самым привлечет внимание. Кроме того, данная вывеска содержит рисунок, изображающий ежа в рабочем комбинезоне, с рабочими инструментами в лапах. То есть в данном случае имеет место комбинированный знак, обладающий различительной способностью. Но даже если бы рисунок в виде ежа отсутствовал, то, по мнению автора, сама надпись могла быть признана достаточно различительно-способной для того, чтобы быть зарегистрированной в качестве товарного знака. Ведь в данном случае слово "крепеж" уже использовалось бы не просто в качестве общеупотребительного слова, являющегося наименованием товара, а в качестве оригинального обозначения, рассчитанного на то, чтобы как можно больше потребителей его запомнили и благодаря ему выделяли именно этот магазин среди других, торгующих однородными товарами.

В юридической литературе разъясняется, что свободные знаки являются всеобщим достоянием и могут использоваться любыми заинтересованными лицами. Попытки отдельных организаций закрепить за собой монополию на их использование поддержки со стороны патентного ведомства не нашли [1].

Поскольку такого рода обозначения являются общеупотребительными в качестве наименований товаров, то вполне логичным является тот факт, что в соответствии с действующим российским законодательством они не могут регистрироваться в качестве товарных знаков. Ведь если бы на имя какого-либо предприятия или индивидуального предпринимателя было зарегистрировано в качестве товарного знака, к примеру, слово "рубероид" или слова "мясо, колбасы", то субъект, являющийся обладателем такого знака, имел бы право запрещать использовать его другим хозяйствующим субъектам. Но в таком случае другим производителям или продавцам однородных товаров было бы сложно доносить до потребителей информацию о своем товаре.

Другой вид обозначений, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, — те, которые состоят только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В русском языке одно из значений слова "символ" — условный знак какого-нибудь понятия, явления, идеи. Также под символом понимается принятое в науке условное обозначение какой-нибудь единицы, величины.

Под термином же понимается слово или словосочетание — название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства [2].

Таким образом, символы представляют собой условные знаки, в то время как термины, в свою очередь, представляют собой слова или словосочетания, обозначающие название какого-либо специального понятия.

В качестве примеров общепринятых символов в юридической литературе приводятся такие обозначения, как изображения реторты или колбы — для предприятий химической промышленности, чаши со змеей — для фармацевтической деятельности, швейной иглы и ножниц — для предприятий швейной промышленности и т.п. [3].

Таким образом, если владелец аптеки, к примеру, подаст заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, представляющего собой название "Аптека" с изображением чаши со змеей, ему должно быть отказано в регистрации, т.к. в данном случае заявленное обозначение состоит только из словесного элемента, представляющего собой общеупотребительное название для предприятия фармацевтической деятельности, и из изобразительного элемента, который является общепринятым символом для обозначения фармацевтической деятельности.

Также в качестве общепринятого символа можно привести изображение шахматной линии, состоящей из нескольких черных клеточек, которое часто используют в качестве обозначения услуг такси. Такого рода изображения часто размещаются на автомобилях такси, а на картах городов ими нередко отмечаются места, где расположены стоянки такси. То есть данное обозначение, несомненно, является условным знаком, используемым для услуг такси, и общеупотребительным символом.

Следует отметить, что на практике имели место попытки регистрации вышеуказанного символа в качестве товарного знака, и патентное ведомство отказывало в регистрации.

В юридической литературе на этот счет приводится такой пример. Таллинский таксомоторный парк в свое время представил для регистрации в качестве товарного знака шахматную линию, обычно применяемую на такси. В регистрации было отказано, т.к. данный знак уже давно вошел во всеобщее употребление для обозначения такого рода услуг [3].

Как отмечалось выше, к общепринятым терминам относятся любые слова или словосочетания, которые используются для обозначения каких-либо понятий в определенной сфере деятельности.

Например, слово "камертон" служит определением понятия инструмента, предназначенного для фиксации и воспроизведения эталонной высоты звука. То есть данное слово является общепринятым музыкальным термином, и, следовательно, если, к примеру, собственник музыкального магазина решит назвать свой магазин "Камертон" и подаст заявку на регистрацию данного названия в качестве товарного знака, у патентного ведомства будут основания для отказа в регистрации.

Или, например, слово "брамсель" представляет собой морской термин, обозначающий название одного из видов прямых парусов.

Поэтому, если, к примеру, для яхт-клуба или детской морской школы будет выбрано название "Брамсель", оно также не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Очевидно, что словесные обозначения, являющиеся общепринятыми терминами, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков только в том случае, когда они используются для товаров или услуг, относящихся к той сфере деятельности, к которой данные термины и относятся. Но в случае, когда такого рода обозначения используются для товаров или услуг тех сфер, к которым эти термины не имеют отношения, то, по мнению автора, в таких случаях данные словесные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

В частности, названия "Шах и мат", "Е-2 Е-4", "Гамбит", "Цейтнот", "Проходная пешка", если они используются для обозначения шахматных клубов или пунктов проката шахматных принадлежностей, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, т.к. эти словесные обозначения являются общепринятыми шахматными терминами и служат для обозначения товаров и услуг, относящихся к сфере данных терминов. Но если какое-либо из этих названий используется, например, в ресторанном или гостиничном бизнесе, то в таком случае нет оснований для отказа в их регистрации в качестве товарных знаков.

Или, например, слово "интеграл" является общепринятым математическим термином, поэтому, если такое название используется, к примеру, для учебного центра, оказывающего репетиторские услуги по математике, такое название не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Но при использовании данного словесного обозначения в качестве названия музыкального коллектива "Интеграл", по мнению автора, нет препятствий для регистрации его в качестве товарного знака.

Также не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков такие обозначения, составные элементы которых только характеризуют товары, в том числе указывают на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, и при этом не выполняют каких-либо иных функций.

В юридической литературе на этот счет разъясняется, что такие описательные знаки составляют объективную товарную характеристику изделия и не способны его индивидуализировать [3].

Например, в городах на магазинах, торговых киосках, рынках и других торговых точках нередко можно видеть такие вывески: "Горячие беляши", "Свежая рыба", "Вкусные хот-доги" и т.п. Такого рода словосочетания только характеризуют качество предлагаемого потребителю товара, и поэтому не могут быть зарегистрированы как товарные знаки.

Или, например, в 1990-е годы на российский рынок активно продвигался сухой сок, производимый под маркой "Invite", и во многих рекламных роликах данного товара использовался слоган "Invite — просто добавь воды". Данный слоган демонстрировался в виде текста, а также произносился на словах. Им до потребителя доносилась информация о том, что для того, чтобы рекламируемый сок можно было употребить, его необходимо развести в воде. То есть назначением слогана было указание свойств рекламируемого товара. Следовательно, по мнению автора, данный рекламный слоган не обладал различительной способностью, и, соответственно, при попытке зарегистрировать его в качестве товарного знака в регистрации следовало отказать.

В арбитражной практике имел место спор по поводу отказа в регистрации словесного обозначения "Большое путешествие" в качестве товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения ВНИИГПЭ было принято решение о его регистрации для указанных в перечне заявки товаров и услуг 08, 16, 18, 25, 35, 38, 40 и 41-го классов МКТУ и об отказе в регистрации в отношении услуг 39-го класса МКТУ: бюро путешествий, бронирование путешествий, транспортных средств и мест на транспортных средствах, туристические агентства, организация путешествий, экскурсионных круизов и поездок, туристические экскурсии, перевозка путешественников, услуги проводников, информация в области транспортировки, транспорт, в том числе пассажирский транспорт, водный транспорт, услуги прогулочных катеров, фрахтование судов, посредничество в перевозках, экспедирование грузов, прокат транспортных средств.

Решение ВНИИГПЭ в части отказа было мотивировано тем, что для услуг, связанных с организацией путешествий, обозначение "Большое путешествие" не обладает различительной способностью.

Не согласившись с решением ВНИИГПЭ в части отказа, заявитель подал возражение в Апелляционную палату Российского агентства по патентам и товарным знакам, которая вынесла следующее решение: "Отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе решение ВНИИГПЭ".

В решении Апелляционной палаты отмечено, что заявленное обозначение "Большое путешествие" состоит из двух слов, каждое из которых имеет определенное значение:

— "большой" — многочисленный, немалый, крупный, значительный, неизмеримый;

— "путешествие" — поездка, путь, дорога, вояж, турне (водное: плавание, круиз; пешее: поход).

Сочетание существительного "путешествие" с прилагательным "большое" не лишает его описательного характера, т.к. прилагательное "большое" характеризует это слово в количественном и качественном аспектах, которые отнесены к описательным характеристикам товаров (услуг).

Не согласившись с решением Апелляционной палаты, заявитель обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании этого решения недействительным. Арбитражный суд решил в иске отказать.

Тогда истец подал на это решение жалобу в апелляционную инстанцию Арбитражного суда Москвы.

Проверив законность и обоснованность обжалованного решения арбитражного суда, суд апелляционной инстанции постановил: обжалованное решение арбитражного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения [4].

Таким образом, в приведенном выше случае заявленное на регистрацию обозначение состояло из двух слов, одно из которых указывало на вид услуг, предоставляемых владельцем обозначения, а другое — на качественную характеристику предоставляемых услуг. Следовательно, это обозначение носило описательный характер, что и стало причиной отказа в регистрации его в качестве товарного знака.

В городе Новосибирске есть туристическое агентство с названием "Скатертью дорога".

Во фразеологическом словаре это выражение разъясняется в двух значениях.

В устаревшем значении это выражение использовалось в качестве обозначения удачного дела, начинания. В современном же разговорном значении оно означает гневный, резкий приказ удалиться [5].

Если применительно к турагентству рассматривать это выражение в устаревшем значении, то такое название не содержит прямого указания на характер и качество предоставляемых услуг, поскольку удачное дело или начинание может иметь место в любой сфере, а не только в сфере туристических услуг. В современном же разговорном значении такое название скорее будет восприниматься потребителем в юмористическом, шуточном значении, что будет способствовать его запоминанию. Следовательно, в любом случае такое название турагентства не обладает описательным характером в отношении предоставляемых агентством услуг и их качественных характеристик, и, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Также нередко имеют место попытки со стороны зарубежных компаний зарегистрировать на территории России в качестве товарного знака словесное обозначение на иностранном языке, которое в переводе на русский язык оказывается только характеристикой товара, для которого оно используется. В регистрации таких знаков Роспатент отказывает.

В юридической литературе на этот счет приводится такой пример.

Госкомизобретений СССР в свое время отказал в регистрации словесного товарного знака "DVP Natural", заявленного американской фирмой, поскольку было справедливо признано, что он не обладает отличительными признаками и носит описательный характер, т.к. в переводе на русский язык означает "сухой и натуральный" [1].

Таким образом, в данном случае заявленный на регистрацию знак состоял из слов, которые только указывали на свойства и качество товара, и поэтому такой знак не мог обладать различительной способностью. Поэтому решение Госкомизобретений СССР об отказе в регистрации такого знака является абсолютно справедливым.

В коммерческой практике бывают случаи, когда для обозначения товара используется иностранное слово, которое в переводе на русский язык прямо указывает на назначение товара. Такие обозначения тоже не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

В юридической литературе на этот счет приводится следующий пример.

Товарный знак "P.R.E.P.A.R.E.", состоящий из слова "prepare" и группы точек, расположенных между буквами на одной прямой с равными интервалами, был заявлен для ряда товаров 16-го класса МКТУ: печатные издания, учебники. Патентным ведомством было принято решение об отказе в регистрации этого знака в связи с тем, что он лишен различительной способности по следующим причинам.

Слово "prepare" указывает на назначение товаров, приведенных в перечне заявки (учебники служат для подготовки, например, к экзамену). Добавление точек к этому слову не переводит знак из категории словесных знаков в категорию знаков, состоящих только из букв, т.к. доминирующим элементом знака является весьма распространенное слово. Заявителем не были представлены материалы, свидетельствующие об использовании знака до даты подачи заявки, что не позволяет сделать вывод о приобретении знаком различительной способности вследствие использования [6].

Действительно, слово "prepare" переводится с английского как "готовиться, подготавливаться". А поскольку учебники, представленные среди товаров, для которых была представлена заявка на регистрацию товарного знака, как раз и предназначены для подготовки к уроку, семинару, зачету, экзамену и т.п., вполне обоснованным является вывод о том, что такой знак прямо указывает на назначение товара и, следовательно, не обладает различительной способностью.

А если, к примеру, вышеуказанное слово было бы написано буквами разных цветов, которые, в свою очередь, были бы отделены точками также разных цветов, то, по мнению автора, возникли бы основания для признания такого знака обладающим различительной способностью, ввиду обладания им признаками, привлекающими внимание потребителей и способствующими его запоминанию. Но при условиях, приведенных выше, решение патентного ведомства об отказе в регистрации знака было правильным.

Нередко имеют место и попытки зарегистрировать в качестве товарного знака название, которое указывает на место или способ изготовления товара и при этом не несет какой-либо иной смысловой нагрузки. В регистрации такого рода обозначений также правомерно отказывается.

Например, коллегией Палаты по патентным спорам было рассмотрено возражение от 29 октября 2013 г., поданное ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп", г. Уфа (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее — решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2012717292.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что обозначение по заявке N 2012717292 с приоритетом от 25 мая 2012 г. заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32-го класса МКТУ "Пиво".

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "РУССКОЕ ПИВО", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно не обладает различительной способностью, указывает на вид товара и место его производства.

В поступившем 29 октября 2013 г. возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 1 августа 2013 г.

Коллегия Палаты по патентным спорам, изучив материалы дела, установила, что заявленное обозначение представляет собой грамматически связанную конструкцию — словосочетание "РУССКОЕ ПИВО". При этом слово "ПИВО" представляет собой наименование товара, для индивидуализации которого предназначено заявленное обозначение.

Слово "РУССКОЕ" в данном словосочетании является прилагательным, означающим "относящийся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, ее территории, внутреннему устройству, истории".

В заявленном словосочетании основным является существительное "ПИВО", прилагательное "РУССКОЕ" является указанием на происхождение пива (из России или относящееся к русской кухне).

С учетом семантики слов, входящих в состав заявленного обозначения, вывод экспертизы о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словосочетание "РУССКОЕ ПИВО" в целом является описательным, следует признать правомерным, поскольку данное обозначение само по себе не способно отличать заявленные товары (пиво) одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение отказать в удовлетворении возражения от 29 октября 2013 г., оставить в силе решение Роспатента от 1 августа 2013 г.[2]

Таким образом, в приведенном выше случае имела место попытка зарегистрировать в качестве товарного знака словесное обозначение, которое указывало только на наименование товара и на место его производства. На территории Российской Федерации действует довольно много хозяйствующих субъектов, являющихся производителями пива. И каждый из них имеет основания указать, что производимое им пиво является русским пивом, и такого рода название никак не может помочь отличить товар одного производителя от однородных товаров других производителей. Из этого следует, что выводы Роспатента и коллегии Палаты по патентным спорам являются верными.

В Новосибирске, Томске и некоторых других городах Сибири работает сеть блинных мини-кафе под названием "Русские блины". Данное название указывает на то, что основным товаром, который реализуется в таких заведениях, являются блины, а также на то, что предлагаемые потребителям блины готовятся по русским рецептам. К тому же, как в самой России, так и в ряде других стран, многим известно, что эти самые русские блины являются традиционным блюдом восточных славян. Из этого следует, что данное название только указывает вид товара и способ его производства, и больше не выполняет каких-либо иных функций. Поэтому название "Русские блины" не обладает различительной способностью и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В практике патентного ведомства имеют место случаи, когда подается заявка на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения, которое представляет собой словосочетание, состоящее из слова, прямо не указывающего на вид товара, для которого используется данное обозначение, но являющегося эквивалентом слова "товар", а также из слов, указывающих на назначение и качество товара.

В юридической литературе на этот счет приводится такой пример.

Апелляционная палата рассмотрела возражение на решение Федерального института промышленной собственности (ФИПС) об отказе в регистрации словесного обозначения "Представительская продукция для солидного бизнеса" в отношении ряда товаров и услуг 16, 18, 26, 35, 39 и 42-го классов МКТУ, мотивированное тем, что оно указывает на назначение и качество производимых товаров и оказываемых услуг.

При рассмотрении возражения Апелляционная палата Роспатента пришла к выводу, что заявленное обозначение состоит из существительных "продукция" (в именительном падеже), "бизнес" (в родительном падеже), а также прилагательных "представительская" и "солидный", характеризующих указанные существительные, и предлога "для".

Ввиду того что слово "продукция" представляет собой эквивалент слова "товар" ("продукция" — совокупность продуктов производства или отдельный продукт; "товар" — продукт труда, имеющий стоимость) оно, вследствие возможности соотнесения его с любым товаром, не обладает различительной способностью. Словосочетание же "для солидного бизнеса" относится к категории обозначений, указывающих на назначение товаров и услуг: приведенные в перечне заявленного знака товары и услуги предназначаются для определенного круга потребителей — занимающихся предпринимательской деятельностью физических и юридических лиц, которые охарактеризованы заявителем как перспективные, солидные фирмы.

Входящее в состав заявленного обозначения прилагательное женского рода "представительская", равно как это же прилагательное мужского рода "представительский", вследствие ассоциации последнего с прилагательным "представительный" — авторитетный, безусловно, заслуживающий доверия — указывает не только на назначение, но и на качество товаров и услуг (вследствие хвалебного характера). Объединение же неохраноспособных словесных элементов в заявленном обозначении не образует композицию, которая давала бы качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия входящих в него элементов, поскольку вследствие объединения словесные элементы не лишились своей семантики, препятствующей признанию их охраноспособными элементами обозначения.

На основе изложенного был сформулирован вывод об отсутствии оснований для признания решения ФИПС неправомерным [7].

Таким образом, в приведенном выше примере в заявленном обозначении использовалось слово "продукция", под которой, в свою очередь, подразумевается либо совокупность товаров как продуктов труда, либо конкретный товар. То есть в данном словосочетании явно указывалось, что оно используется для определенных товаров, несмотря на то, что конкретное наименование товара отсутствует; остальные же слова прямо указывали на назначение и качество товаров. Такую характеристику дать своему товару может любой другой хозяйствующий субъект, производящий или поставляющий однородные товары. Поэтому такого рода словесное обозначение никак не может ассоциироваться у потребителя именно с этим хозяйствующим субъектом. Следовательно, для отказа в регистрации вышеуказанного словесного обозначения в качестве товарного знака по причине отсутствия у него различительной способности имелись веские основания.

Для сравнения следует отметить, что в практике патентных ведомств многих европейских стран словесные обозначения, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков, которые указывают только на наименование и определенные характеристики товара, также признаются не обладающими различительной способностью, в связи с чем в регистрации отказывается. В частности, такого рода прецеденты имеются в патентном ведомстве Великобритании.

В юридической литературе на этот счет приводится такой пример.

Два английских производителя баранины подали заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "EUROLAMB" в отношении товаров 29-го класса МКТУ (баранина и продукты из нее). На слушании дела в ведомстве, которое состоялось после того, как заявителям было направлено уведомление об отказе в регистрации заявленного обозначения, представитель заявителей апеллировал к факту многочисленных регистраций обозначений, содержащих элемент "euro". Отсутствующее в словарях слово "eurolamb" является комбинацией двух элементов "euro" и "lamb", каждый из которых имеет общеизвестное значение (соответственно сокращенная форма слова "Europa" или "European" (Европа, европейский) и слово "баранина").

Слово "eurolamb" описывает характеристики маркированного им товара, а именно: баранина произведена в Европе, предназначается для потребления в Европе и отвечает европейским стандартам.

В итоге ведомством был сделан вывод о том, что обозначение "EUROLAMB", как состоящее исключительно из элементов, указывающих на место происхождения товаров, относится к категории неохраноспособных обозначений. Слово "eurolamb" носит описательный характер по отношению к товарам, указанным в перечне заявки. Кроме того, заявителями не представлены доказательства, что потребители признают это слово как товарный знак [8].

Относительно словесных обозначений установление факта наличия или отсутствия у них различительной способности часто зависит от того, для какого вида товаров или услуг используется такое обозначение. Одно и то же слово для одних товаров или услуг может быть достаточно оригинальным обозначением, чтобы быть зарегистрированным в качестве товарного знака, а для других — обозначением, прямо указывающим на вид товара, для которого оно предназначается.

Например, если на цветочном магазине размещается вывеска "Цветы", написанная обычным шрифтом и лишенная какой-либо оригинальности, то такое словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, т.к. оно прямо указывает на вид товара, предлагаемого потребителям в данном магазине.

Но в юридической литературе на этот счет разъясняется, что видовое наименование "цветы" обладает различительной способностью и может идентифицировать музыкальный коллектив, оказывающий услуги по организации и осуществлению концертной деятельности[3].

Таким образом, название "цветы" не обладает различительной способностью по отношению к цветам как товару, но обладает ею в отношении услуг по организации и осуществлению концертной деятельности, т.к. для музыкального коллектива это довольно оригинальное название.

В юридической литературе приводится следующий пример относительно товарного знака известной компании, специализирующейся на производстве компьютерной техники. "APPLE" как товарный знак обладает различительной способностью применительно к компьютерным товарам, но служить товарным знаком применительно к яблокам (apple, англ. "яблоко") не может, поскольку это слово используется каждой продающей яблоки компанией [9].

Таким образом, приведенное выше словесное обозначение не ассоциируется у потребителей с компьютерными товарами, и поэтому для данного вида товаров оно обладает достаточной различительной способностью для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве товарного знака. Для яблок же такое словесное обозначение не обладает различительной способностью, т.к. прямо указывает на вид товара.

Не обладающими различительной способностью в соответствии с действующим российским законодательством признаются также обозначения, состоящие только из элементов, которые представляют собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В юридической литературе на этот счет отмечается, что из этой формулировки следует, что здесь речь идет о такой форме товара, которая целиком или в основном обусловлена либо самим товаром, либо его функцией. Следует полагать, что данная норма распространяется не только на трехмерные обозначения, но и на обозначения, спроецированные на плоскости [10].

Можно сделать вывод, что здесь идет речь о форме самого товара или же его упаковки. Как известно, на современном этапе для привлечения внимания потребителей к товару нередко производители разрабатывают разного рода оригинальные формы самого товара или же упаковки, в которой последний реализуется, что делает товар более запоминающимся. Но такого рода форма обладает различительной способностью только в случае, когда она не только обусловлена товаром или его функцией, но и представляет собой какое-либо оригинальное решение, выходящее за пределы только формы самого товара или обеспечения его свойств.

Как следует из приведенного выше комментария данной нормы, ее требования распространяются не только на трехмерные обозначения, но и на обозначения, спроецированные на плоскости.

Например, над входом в магазин оптики нередко можно видеть вывеску "Оптика", и под этим словом на вывеске располагается макет оправы для очков. Здесь имеет место размещение спроецированного на плоскости обозначения, изображающего форму товара. Поскольку такое обозначение не несет какой-либо иной смысловой нагрузки, а только изображает форму товара, продающегося или изготовляемого в любой оптике, и эта форма обусловлена исключительно назначением товара, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Определить, является ли форма товара либо его упаковки достаточно оригинальной для того, чтобы быть признанной знаком, обладающим различительной способностью, или же она обусловлена только самим товаром либо его свойствами, довольно трудно. Например, в качестве упаковки для жидких товаров часто используется бутылка. В настоящее время существует множество различных форм бутылок, причем и довольно оригинальных. И часто бывает сложно определить, обладает ли та или иная форма бутылки различительной способностью.

В юридической литературе на этот счет приводится такой пример из мировой судебной практики. Суд в г. Гааге установил, что общепринятая форма пластиковой бутылки для оливкового масла относится к формам, отражающим сущность товара. Однако устройство в такой бутылке горизонтальных желобов и специально запроектированной ручки, утопленной внутрь бутылки, придает ей наряду с другими характеристиками различительную способность и является основанием для охраны[4].

Таким образом, в данном случае суд пришел к выводу, что вышеуказанные новшества, внесенные в форму бутылки, достаточно оригинальны для того, чтобы признать, что такая форма бутылки не только отражает сущность товара, в качестве упаковки которого она предназначена, но и способствует запоминанию ее потребителями.

Относительно формы бутылки как упаковки товара в юридической литературе также разъясняется, что все бутылки для хранения жидкостей имеют отверстие для слива, расположенное в верхней части. Такая функциональная черта бутылок не может быть предоставлена в монопольное использование одному производителю. Однако могут быть охраноспособны бутылки, характеризующиеся альтернативным вариантом устройства для слива жидкостей[5].

По мнению автора, наличие у бутылки такого альтернативного варианта слива жидкости само по себе еще не служит основанием для признания такой формы бутылки обладающей различительной способностью. Например, если внизу пластиковой бутылки большого объема имеется маленький кран, открыв который, можно слить жидкость из бутылки, то такая форма бутылки не может быть признана охраноспособной, поскольку наличие такого крана в нижней части большой бутылки облегчает возможность сливания жидкости по сравнению с ситуацией, когда такую большую бутылку нужно наклонять, чтобы налить через верхнее отверстие. То есть в таком случае наличие альтернативного способа сливания жидкости будет обусловлено отражением свойств товара, в качестве упаковки для которого такая бутылка и предназначена. Но если горло бутылки выполнено в каком-либо оригинальном стиле, например, в виде головы какого-нибудь животного, либо же горло бутылки снабжено крышкой в такой форме, и жидкость из такой бутылки сливается через рот этой головы, то в таком случае есть основания для признания такой формы бутылки обладающей различительной способностью, поскольку ее форма в таком случае уже не обусловлена свойствами товара, а направлена на привлечение внимания потребителей.

В юридической литературе отмечается, что в практике зарубежных судов имеются прецеденты, когда необычные формы кондитерских изделий и лекарственных средств признаются обладающими различительной способностью. Например, форма печенья в виде ракушки была признана Верховным судом Дании в 1989 г. охраноспособной. Ранее апелляционный суд вынес решение об отказе в регистрации этой формы. По мнению Верховного суда, коммерческая ценность печенья определяется его вкусом и хрустом, а, по мнению апелляционного суда, — определенной формой.

Форма таблеток в виде сердца, предназначенных для лечения кошек, была признана судом охраноспособной, т.к. ценность определяется не сердцевидным контуром, а составом химических компонентов, вкусом и, возможно, запахом[6].

Как представляется, в обоих приведенных выше случаях позиция высшей судебной инстанции является правильной. Действительно, как для кондитерских изделий, так и для лекарственных средств форма товара не обусловлена свойствами последнего. Форма товара здесь направлена на привлечение внимания потребителей. Но если бы вышеуказанные таблетки были предназначены не для лечения кошек, а для лечения людей от болезней сердца, то, возможно, их форма в виде сердца могла бы быть признана не обладающей различительной способностью, т.к. в таком случае форма товара указывала бы на его назначение.

Мы рассмотрели указанные в п. 1 ст. 1483 действующего ГК РФ виды обозначений, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, поскольку они состоят только из элементов, которые не способствуют их различительной способности.

Но в то же время в данной норме предусмотрено, что указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Например, общепринятые символы могут быть частью изобразительного товарного знака, но при этом сам знак может состоять из ряда других изобразительных элементов, которые в своей совокупности достаточно оригинальны и делают такой знак различительно способным.

В юридической литературе в качестве примера зарегистрированного товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента общепринятый в медицине символ "змея над чашей", является товарный знак ООО "Самсон-Мед" (Санкт-Петербург) по свидетельству N 300019 в отношении товаров по 05 классу МКТУ: препараты лекарственные для медицинских целей; препараты ветеринарные; добавки кормовые для медицинских целей; пепсины для фармацевтических целей и т.п. [11].

Данный товарный знак представляет собой изображение красного овала, внутри которого зеленым цветом изображены стоящие задними лапами на помосте два льва, держащие передними лапами щит, на котором изображен вышеуказанный медицинский символ. Под помостом, на котором стоят львы, зеленым цветом изображены три волнистые линии, очевидно, символизирующие буруны на водной поверхности, а на верхней части овала красным цветом изображена корона.

Таким образом, символ "змея над чашей" в приведенном товарном знаке только указывает на то, что организация, на имя которой этот знак зарегистрирован, имеет отношение к медицине. В целом же знак представляет собой изобразительное обозначение, достаточно оригинальное для того, чтобы способствовать запоминанию его потребителем, и данное обозначение оставалось бы таким даже при отсутствии в нем вышеуказанного символа. То есть, последний в данном обозначении явно не занимает доминирующего положения. Следовательно, для признания данного обозначения обладающим достаточной различительной способностью для регистрации в качестве товарного знака имелись веские основания.

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ положения п. 1 данной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, а также обозначений, состоящих только из элементов, указанных в подп. 1 — 4 п. 1 той же статьи, но при этом образующих комбинацию, которая обладает различительной способностью.

В первом случае речь идет об обозначениях, которые состоят из элементов, не способствующих их различительной способности, но при этом хозяйствующий субъект, использующий такое обозначение для своих товаров или услуг, приобрел хорошую репутацию на рынке однородных товаров или услуг, и в результате для потребителей данное обозначение стало ассоциироваться именно с данным хозяйствующим субъектом и с его товарами либо услугами.

Как отмечалось выше, п. 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относит, в частности, числа, а также отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или невоспринимаемые как слово.

Но в то же время в мировой коммерческой практике имеются случаи, когда используемое хозяйствующим субъектом обозначение представляет собой набор букв или чисел, но в результате длительного его использования приобрело известность среди потребителей и было зарегистрировано в качестве товарного знака.

В юридической литературе в качестве примеров такого рода товарных знаков приводятся "BMW" — для автомобилей и мотоциклов, "SKF" — для шарикоподшипников, "4711" — для одеколона, "007" (ассоциируется с Джеймсом Бондом) — для широкого спектра товаров и услуг [11].

В частности, знак "007" на первый взгляд представляет собой обычный набор чисел, но при этом он ассоциируется у широких масс потребителей с известным литературным и кинематографическим персонажем, не указывая напрямую на этого персонажа. Поэтому любой товар, производимый под таким знаком, несомненно, запомнится потребителям.

Также бывают случаи, когда словесное обозначение, либо состоящее только из общеупотребительных слов, либо характеризующее товары или услуги, для которых оно используется, в результате длительного использования хорошо запоминается потребителями и таким образом приобретает различительную способность, и в итоге такие обозначения регистрируются в качестве товарных знаков. В частности, нередко такое бывает в отношении названий печатных средств массовой информации.

В юридической литературе на этот счет приводится пример относительно "Экономической газеты", газеты "Известия", "Литературной газеты" и других газет, в течение длительного времени пользовавшихся популярностью сначала у советских, а потом и у российских читателей.

Так, относительно товарного знака "Экономическая газета" и других сходных с ним товарных знаков, используемых в качестве заглавий для печатных СМИ, разъясняется, что товарный знак "Экономическая газета" обладает — для российского потребителя — вполне очевидными различительными способностями. Данный товарный знак, как и иные товарные знаки, воспроизводящие наименования газет, издаются на протяжении длительного времени, например, "Литературная газета" (товарный знак N 148151), "Медицинская газета" (товарный знак N 150254), "Финансовая газета" (товарный знак N 122051), "Известия" (знак, признанный общеизвестным), и имеют общие характерные особенности, которые определяют различительную способность этих обозначений. Одной из этих особенностей является то, что все эти обозначения, с одной стороны, прямо или почти прямо указывают на вид товара, а именно на информационные периодические издания, т.е. являются простым указателем на вид товаров. Наиболее прямо на вид товара указывает слово "газета", в меньшей степени слово "известия". Таким образом, налицо указание на периодическое информационное издание на различных носителях информации и в любой форме, в том числе в виде газеты. Слова "литературная", "финансовая", "медицинская" указывают на область знаний, человеческой деятельности. С другой стороны, эти обозначения являются наименованиями газет, являющихся одним из самых популярных у населения товаров. Данные обстоятельства стали причиной того, что указанные обозначения приобрели устойчивое восприятие населением нашей страны как наименования конкретных газет, а не вообще газеты обезличенной. Характерной особенностью указанных обозначений является следующее: каждая газета готовится к печати соответствующей редакцией, название которой, как правило, включает наименование газеты. При этом в каждом номере газеты указывается состав редакции. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что потребители товара, читатели газет, как правило, знают о товаропроизводителе газеты — ее редакции [12].

Таким образом, в этом примере приводятся словесные обозначения, которые на первый взгляд характеризуют товары и больше не несут никакой смысловой нагрузки. Но благодаря тому, что под этими названиями газеты выпускались в течение длительного времени и за это время приобрели популярность у читателей, данные названия стали ассоциироваться у читателей именно с конкретными газетами, а также с редакциями, которые эти газеты издают. Следовательно, данные названия газет в результате длительного их использования приобрели различительную способность, что и послужило основанием для регистрации их в качестве товарных знаков.

В коммерческой практике довольно часто используются комбинированные товарные знаки.

В соответствии с п. 32 Правил к комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и др.

Может возникнуть такая ситуация, когда элементы обозначений разных видов по отдельности не несут какой-либо особой смысловой нагрузки и, соответственно, не обладают различительной способностью. Но если их объединить, может получиться комбинированное обозначение, достаточно оригинальное для того, чтобы приобрести различительную способность и быть зарегистрированным в качестве товарного знака.

Например, слово "булочная" является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения торговых точек, реализующих хлебобулочные изделия. Изображение кренделя является общепринятым символом, служащим для обозначения данного вида товаров. В свою очередь, геометрические фигуры, как отмечалось выше, признаются обозначениями, не обладающими различительной способностью. Но если, к примеру, соединить надпись "Булочная" с изображением кренделя, расположенным на щите, сложенном из четырех разноцветных квадратов, то в таком случае может получиться достаточно оригинальное обозначение, которое будет хорошо запоминаться потребителями.

В завершение статьи можно сделать вывод: чтобы решить, обладает то или иное обозначение достаточным уровнем различительной способности для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве товарного знака, или нет, следует учитывать особенности каждого конкретного обозначения. Как отмечалось выше, даже обозначение, на первый взгляд не обладающее различительной способностью, может ее приобрести в результате длительного его использования для товаров или услуг определенных видов.

 

Литература

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2004. С. 619.

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1991. С. 715, 793.

3. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2004. С. 619 — 620.

4. Мельников В.М. Рассмотрение в арбитражном суде дела о товарном знаке "Большое Путешествие" // Интеллектуальная собственность. 1998. N 3. С. 50 — 54.

5. Фразеологический словарь / Составитель Степанова. М. — СПб., 2003. С. 495.

6. Мельников В.М. К вопросу охраноспособности обозначений, состоящих из букв, цифр и их комбинаций // Проблемы промышленной собственности. 1998. N 12. С. 126.

7. Мельников В.М. Признание заявленных обозначений неохраноспособными по абсолютным основаниям // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2001. N 2. С. 21 — 22.

8. Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом в канун 21 века. М., 2002. С. 73 — 74.

9. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М., 2000. С. 347.

10. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009. С. 827.

11. Китайский В.Е. Средства индивидуализации и их регистрация. М., 2008. С. 45.

12. Тульникова Л. О некоторых особенностях различительной способности товарных знаков // Право и экономика. 2002. N 11. С. 15.

Рекомендуется Вам: