Товарные знаки в цифровую эпоху

Автор: Чурилов А.Ю.

Оглавление

1. Использование товарных знаков в составе цифровых продуктов

2. Товарные знаки в поисковых сервисах

3. Товарные знаки в составе доменных имен

Литература

---

Еще китайские ремесленники ставили на фарфоровую посуду специальные обозначения, которые содержали информацию о правящем императоре и производителе изделия [1].

Товарные знаки представляют собой обозначения, индивидуализирующие товары и позволяющие отделять их от товаров других изготовителей или продавцов [2]. С момента появления товарных знаков они использовались для отграничения товаров одних производителей от товаров других. Товарный знак указывает потребителям на источник происхождения товаров и услуг, формирует их представление о свойствах продукта конкретного производителя либо исполнителя [4]. Охрана товарных знаков предоставляет товаропроизводителям стимул для улучшения качества продукции [5, с. 168].

Однако раньше их применение было ограничено лишь миром материальным. Развитие цифровых технологий существенно влияет на уже ставшие традиционными средства индивидуализации, в том числе на товарные знаки и знаки обслуживания. Кроме того, оно оказывает влияние на особенности охраны и защиты товарных знаков, а распространение цифровых технологий предоставило более широкие возможности для размещения товарных знаков, например, на нематериальных товарах либо в составе цифровых продуктов. Развитие сети Интернет также породило ряд правовых проблем и вопросов, связанных с использованием товарных знаков.

Использование товарных знаков в составе цифровых продуктов

Развитие компьютерной графики и моделирования повлекло возникновение новых проблем, связанных с использованием товарных знаков и знаков обслуживания. В качестве примера можно рассмотреть сайт компании TurboSquid, которая занимается продажей высококачественных 3D-моделей различных объектов материального мира, в том числе автомобилей, часов и т.д. различных известных компаний-производителей. В 2016 г. на эту компанию был подан иск компанией BMW [6], поскольку TurboSquid продавала 3D-модели автомобилей, производимых истцом. Представитель BMW утверждал, что использование на цифровой модели автомобиля товарного знака BMW вводит в заблуждение покупателя относительно источника происхождения этой модели, а также относительно возможности наличия заключенного лицензионного договора между BMW и TurboSquid.

Действительно, цифровые товары, размещенные на этом сайте, вызывают целый ряд вопросов относительно их происхождения. К примеру, имеет ли компания — производитель часов Seiko, правообладатель товарного знака, отношение к модели одноименных часов, представленной на сайте TurboSquid? Означает ли наличие товарного знака SEIKO на цифровой модели часов, что именно эта компания является создателем модели? Или же потенциальный покупатель предположит, что создатель модели никак не связан с компанией-правообладателем, и никакого заблуждения у него не возникнет? Какое правовое значение имеет указание на то, что автор этой модели не имеет никакого отношения к правообладателю товарного знака?

В США в настоящее время при решении подобных споров суды цитируют решение Верховного суда, в соответствии с которым введение в заблуждение при незаконном использовании товарного знака возможно только в отношении материальных товаров [7], к которым очевидно не будут относиться 3D-модели, размещенные на сайте. Один из аргументов суда в пользу нераспространения правил о товарных знаках на нематериальные объекты состоит в том, что может произойти смешение авторского права и прав на средства индивидуализации [7]. Отечественное законодательство расширительно определяет пределы использования товарных знаков (ст. 1484 ГК РФ), при этом не регулирует возможность или невозможность использования их в составе цифровых товаров.

Однако в данном деле вопрос состоял не столько в использовании товарного знака BMW на модели автомобиля, сколько в продаже конкретных файлов, содержащих изображение этой модели. Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, под нарушением исключительного права на товарный знак понимается использование без разрешения правообладателя сходных с товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. Как справедливо отмечают исследователи, использование обозначения, пусть и сходного с зарегистрированным товарным знаком, без цели индивидуализации товара, указания на источник его происхождения не причиняет вреда ни частным, ни общественным интересам [3]. В США судами и теоретиками разработаны многочисленные тесты для определения того, вводит ли использование аналогичного или сходного до степени смешения товарного знака потребителя в заблуждение [8].

В этой связи необходимо понимать, у покупателя возникает заблуждение относительно происхождения товара, который изображен на 3D-модели, или относительно происхождения самого файла и возникает ли заблуждение в целом. В качестве примера рассмотрим 3D-модель автомобиля Ford Mustang GT, размещенную на сайте TurboSquid. Представляется сомнительным, что пользователь может прийти к выводу, что непосредственно компания Ford создала этот файл с 3D-моделью, в том числе и потому, что на странице указан создатель этой модели, т.е. источник происхождения. Файл содержит модель автомобиля, которая уже не будет столь реалистичной без размещения на ней товарного знака Ford. Автор же, очевидно, преследовал цель создать реалистичную модель автомобиля Ford. Таким образом, в данном случае невозможно говорить о введении потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товара. К похожему мнению пришел суд в деле Cisco Technology, Inc. v. Certification Trendz, Ltd. [9].

Само по себе использование чужого товарного знака при создании результатов интеллектуальной деятельности, например видеоигр, в соответствии со сложившейся в США практикой, не является нарушением, если такое использование разумно ограничено, носит творческий характер, имеет значение для игрового мира в целом и не вводит покупателя в заблуждение относительно качеств игры или участия в ее разработке владельца товарного знака [10 — 13]. Некоторые суды США относят такое использование к разновидности добросовестного использования товарного знака [14]. Безусловно, в отдельных случаях при создании определенных цифровых продуктов исключительное право на товарный знак может быть нарушено. К примеру, в игре Battlefield 3 компания EA использовала товарный знак компании Textron без заключения лицензионного договора, что могло создать у игрока ложное впечатление о помощи со стороны Textron при создании более реалистичной игры, что, в свою очередь, могло повысить продажи Battlefield 3 [15].

Таким образом, не всякое использование товарных знаков в составе цифровых продуктов вводит потребителей в заблуждение относительно источника происхождения или качеств товара и является нарушением исключительных прав правообладателя.

Товарные знаки в поисковых сервисах

При поиске в Google или Yandex используются так называемые ключевые слова, которые применяет алгоритм поиска для вывода результатов поиска в соответствии с запросом пользователя.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, которые могут также использоваться как ключевые слова при поиске. Компания "А" может "приобрести" ключевые слова конкурента, чтобы при поиске продукции конкурента появлялась реклама компании "А". Возникает резонный вопрос об ответственности поискового сервиса и нарушителя исключительного права на товарный знак, поскольку, как правило, правообладатель привлекает в качестве ответчика и поисковый сервис, и компанию-нарушителя.

Так, отечественное законодательство (ст. 1253.1 ГК РФ) ограничивает ответственность так называемых информационных посредников. В ГК РФ упомянуты три вида информационных посредников: 1) лица, осуществляющие передачу информации в сети Интернет; 2) лица, обеспечивающие возможность размещения материала в сети Интернет; 3) лица, предоставляющие возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием сети Интернет [16]. В соответствии с нормами российского законодательства информационный посредник не несет ответственности за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий: 1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; 2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Директива Европейского союза 2000/31/ЕС от 8 июня 2000 г. подразумевает возможность предоставления иммунитета информационным посредникам, оказывающим три вида услуг: доступ к Сети, включая передачу данных; кеширование и хостинг. Несмотря на отсутствие прямого указания на исключение ответственности поискового сервиса при размещении ключевых слов, нарушающих исключительное право на товарный знак, судебная практика, в частности европейская, распространяет на них эти правила [17]. Отечественная практика идет по схожему пути [18].

Применительно к ответственности компании-рекламодателя, которая заключила договор с поисковым сервисом на оказание рекламных услуг с использованием ключевых слов, составляющих товарный знак иного лица, возникает вопрос: является ли это действие незаконным использованием товарного знака. Очевидно, что если использование ключевых слов, сходных до степени смешения с товарным знаком конкретного правообладателя, приводит к введению потребителя в заблуждение относительно происхождения товара (поскольку указание на происхождение товара является главной функцией товарного знака), либо вводит потребителя в заблуждение о наличии правовой связи между рекламодателем и правообладателем товарного знака, либо затрудняет определение происхождения товара для пользователя Интернета — такое действие составляет нарушение исключительного права на товарный знак [17]. В США также сложилась практика привлечения в некоторых случаях к ответственности лица, которое приобрело ключевые слова, являющиеся сходными до степени смешения с товарным знаком конкурента [19].

Товарные знаки в составе доменных имен

Нельзя обойти вниманием и использование товарного знака в составе доменного имени сайта его правообладателя, а также использование обозначений, сходных до степени смешения, в составе доменного имени лица иного, нежели правообладатель товарного знака.

В настоящее время доменное имя не является самостоятельным объектом интеллектуальных прав и служит главным образом для адресации компьютеров в сети Интернет и расположенных на них информационных ресурсов в удобной для человека форме [20]. Некоторые зарубежные правовые системы признают доменные имена объектами прав, но чаще всего не исключительных, а sui generis, не рассматривая их в качестве полноценного средства индивидуализации [21].

В этой связи возникают многочисленные споры в связи с регистрацией доменных имен, идентичных или схожих до степени смешения с товарными знаками, лицами, не являющимися правообладателями товарных знаков. Российские и зарубежные суды активно используют положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN, а также положения Единого регламента рассмотрения споров о доменных именах — The Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy (UDRP) [22]. В настоящее время действует Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству, разрешающий в том числе и доменные споры.

В качестве практического примера применения приведенных выше правил можно обратиться к делу о переводе прав на доменное имя между Amazon и регистратором доменных имен PrivacyProtect.org по поводу доменного имени amazonhash.com, рассмотренному Центром ВОИС [23].

Для удовлетворения своих требований о прекращении регистрации доменного имени или о передаче прав на него правообладатель ТЗ должен доказать наличие одновременно трех обстоятельств, указанных в ст. 4 (a) UDRP.

1. Доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, правообладателем которых он является.

Заявитель должен доказать два обстоятельства: то, что он является правообладателем товарного знака, и то, что доменное имя ответчика сходно до степени смешения с этим товарным знаком. При разрешении вопроса о смешении проводится как визуальное, так и звуковое сравнение товарного знака и доменного имени [24].

По общему правилу использование в доменном имени словесного товарного знака в полном объеме, например amazonhash, ikeacheers и т.д., является основанием для признания такого доменного имени идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаком. То есть добавление к словесному товарному знаку в составе доменного имени какого-либо описательного слова не препятствует признанию наличия смешения [25]. Следует отметить, что использование иного домена верхнего уровня (например, если вместо amazonhash.com было бы зарегистрировано доменное имя amazonhash.org) не имеет значения при определении степени схожести и возможности введения в заблуждение [26; 27]. ВОИС обращает внимание на распространение такого явления, как тайпсквоттинг, являющийся разновидностью киберсквоттинга и представляющий собой намеренную опечатку, допускаемую при регистрации доменного имени, в надежде на то, что пользователь ошибется и зайдет именно на сайт с допущенной ошибкой [28].

Факт прекращения деятельности держателя доменного имени также не имеет значения при рассмотрении данных споров, поскольку единообразной политикой по разрешению споров в связи с доменными именами не предусмотрено возможности прекращения регистрации доменного имени только на том основании, что ответчик прекратил его использование [29].

Центр ВОИС неоднократно признавал, что товарный знак "AMAZON" является крайне отличительным [30; 31], в связи с чем добавление одного какого-то слова, носящего описательный характер, не предотвращает возникновения смешения и введения потребителя в заблуждение относительно наличия какой-либо связи нарушителя с правообладателем товарного знака.

2. У владельца доменного имени отсутствуют права или законные интересы в отношении зарегистрированного им доменного имени.

При выяснении этого обстоятельства необходимо определить, во-первых, существуют ли какие-либо правоотношения между правообладателем и владельцем доменного имени, а во-вторых, имеет ли отношение наименование доменного имени к деятельности его держателя [32]. Бремя доказывания отсутствия у ответчика законных интересов в отношении зарегистрированного доменного имени, в рамках общего бремени доказывания, изначально возлагается на заявителя, но в дальнейшем бремя доказывания обратного переходит на ответчика [33; 34], и, если он не предоставит ответ на жалобу, позиция заявителя будет рассматриваться как априори соответствующая действительности [35; 36]. Непредоставление ответчиком отзыва на заявление, а равно отсутствие лицензионного соглашения или иного договора между ним и заявителем, как правило, свидетельствует о том, что у него отсутствуют интересы в отношении зарегистрированного доменного имени [37; 38].

UDRP (ст. 4 (c)) содержит неисчерпывающий перечень обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии законных интересов у ответчика в использовании доменного имени: использование или приготовление к использованию доменного имени для добросовестного предложения товаров или услуг; известность владельца доменного имени под этим именем; использование его в некоммерческих целях.

В рассматриваемом деле держатель доменного имени предлагал услуги по обучению пользованию криптовалютами, т.е. занимался коммерческой деятельностью. При этом доменное имя не имеет отношения к осуществляемой деятельности, что позволило суду прийти к выводу об отсутствии прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени.

3. Доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. Применительно к данной категории дел, как правило, необходимо установить, знал или должен был знать ответчик о существовании зарегистрированного товарного знака, а также пытался ли владелец доменного имени извлечь выгоду от создания смешения с товарным знаком правообладателя. В ст. 4 (b) UDRP приведен примерный перечень обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности владельца доменного имени: предложение о его продаже правообладателю; регистрация с целью причинения вреда бизнесу конкурента; попытка привлечь внимание пользователей к сайту, паразитируя на известности товарного знака правообладателя.

Сокрытие личности и контактных данных держателя доменного имени также может повлечь признание регистрации недобросовестной [39]. Использование общеизвестного товарного знака в составе доменного имени является достаточным для признания такой регистрации недобросовестной, поскольку свидетельствует о желании ответчика паразитировать на известности товарного знака заявителя [40]. Недобросовестной регистрацией также будет являться использование общеизвестного товарного знака в составе доменного имени ответчиком, который не имеет никакого отношения к товарному знаку заявителя [41]. Это связано с тем, что на лице, желающем зарегистрировать доменное имя, лежит обязанность удостовериться в том, что оно не нарушит исключительных прав правообладателей товарного знака. Недобросовестным может признаваться сам факт регистрации доменного имени, вне зависимости от того, существует ли сайт, привязанный к этому доменному имени [43].

При этом один лишь факт того, что доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с именем заявителя, не является безусловным основанием для признания ответчика недобросовестным и перевода прав или прекращения регистрации доменного имени. Так, в деле AXA SA v. Advocates Across America Центр ВОИС пришел к выводу, что доменное имя ответчика (Advocates Across America) — axa.org хотя и является копией доменного имени заявителя — axa.com, буква X является сокращением слова "A cross", т.е. axa является сокращенным сетевым наименованием ответчика [29].

Очевидно, что в деле Amazon.com v. Privacy Protect, LLC лицо, регистрирующее доменное имя amazonhash. com, не могло не знать о существовании компании Amazon, что можно расценить как недобросовестную регистрацию. Более того, Центр ВОИС установил, что владелец доменного имени, регистрируя его, преследовал цель ввести потребителей в заблуждение и тем самым привлечь внимание к своему собственному сайту и оказываемым услугам.

Таким образом, несмотря на то, что доменное имя не является объектом права интеллектуальной собственности, использование словесных товарных знаков в составе доменных имен в настоящее время довольно подробно регламентировано.

 

Литература

1. Серебруев И.В. Уголовно-правовая специфика незаконного использования товарного знака: постановка проблемы // Российский юридический журнал. 2015. N 2. С. 67 — 79.

2. Гаврилов Э.П. О совершенствовании правовой охраны товарных знаков в России // ПиЛ. Интеллектуальные права. 2016. N 11.

3. Права на товарный знак: Монография / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, В.В. Голофаев и др.; отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 144 с.

4. Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны // Закон. 2015. N 12. С. 179 — 190.

5. William M. Landes, Richard A. Posner. The Economic Structure of Intellectual Property Law. England: The Belknap Press of Harvard University Pres. 2003. 448 c.

6. BMW of N. Am., LLC v. TurboSquid, Inc., No. 2:16-CV-02500 (D.N.J. May 3, 2016).

7. Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. (2003).

8. Eric Goldman. Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law // Emory Law Journal. 2005. Vol. 54. C. 507 — 596.

9. Cisco Technology, Inc. v. Certification Trendz, Ltd. 177 F. Supp. 3d 732 (D. Conn. 2016).

10. Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

11. E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008).

12. Virag, S.R.L. v. Sony Computer Entertainment America LLC et al. 15-01729 (N.D. Cal. 2015).

13. Dillinger LLC v. Electronic Arts Inc., 795 F.Supp.2d 829, 2011 WL 2446296 (S.D. Ind. 2011).

14. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1175 (9th Cir. 2010).

15. Electronic Arts, Inc. v. Textron, Inc., et al. Case 12-00118 (N.D.Cal. 2012).

16. Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия привлечения к ответственности информационного посредника // Закон. 2015. N 11. С. 48 — 60.

17. Google France SARL and Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA and Others. ECJ case C-236/08 to C-238/08. Judgement of 23 March 2010.

18. Моргунова Е. Информационный посредник в гражданских спорах о защите авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. N 1. С. 5 — 12.

19. Government Employees Insurance Company v. Google, Inc. Et al. Case 1:04-cv-00507-LMB-TCB (D. Va. Aug. 8, 2005).

20. Новоселова Л., Гринь Е., Ульянова Е. Наследование интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2016. N 11 (Приложение). С. 3 — 48.

21. Зыков С.В. Об отнесении доменных имен к объектам интеллектуальных прав // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2017. N 1. С. 72 — 78.

22. Витко В., Цатурян Е. Споры в сфере доменных имен и товарных знаков // ЭЖ-Юрист. 2015. N 16. С. 11.

23. Amazon.com, Inc. and Amazon Technologies, Inc. v. Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org). Case No. D2017-2508.

24. BASF SE v. Kelly Coleman, Team Money Trees. WIPO Case No. D2017-2410.

25. eBay Inc. v. ebayMoving / Izik Apo. WIPO Case No. D2006-1307.

26. Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady. WIPO Case N D2000-0429.

27. Conair Corp. v. Pan Pin, Hong Kong Shunda International Co. Limited. WIPO Case N D2014-1564.

28. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (WIPO Overview 3.0) // World Intellectual Property Organization. 2017. 102 c.

29. AXA SA v. Advocates Across America. WIPO Case No. D2017-2497.

30. Amazon.com, Inc. v. Steven Newman a/k/a Jill Wasserstein a/k/a Pluto Newman. WIPO Case No. D2006-0517.

31. Amazon.com Inc., Amazon Technologies, Inc. v. Giovanni Laporta / Yoyo.Email. WIPO Case No. D2015-0009.

32. Charles Jourdan Holding AG v. AAIM. WIPO Case No. D2000-0403.

33. Groupe Auchan v. Gan Yu. WIPO Case No. D2013-0188.

34. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd. WIPO Case No. D2003-0455.

35. Alk City, Inc. v. Michael Robertson. WIPO Case No. D2000-0009.

36. ASOS plc v. Zhao Ke. WIPO Case No. D2017-2458.

37. Alcoholics Anonymous World Services, Inc., v. Lauren Raymond. WIPO Case No. D2000-0007.

38. Guerlain S.A. v. Peikang. WIPO Case N D2000-0055.

39. Ebay Inc. v. Wangming. WIPO Case No. D2006-1107.

40. Veuve Clicquot Ponsardin,  en 1772 v. The Polygenix Group Co. WIPO Case No. D2000-0163.

41. Carolina Herrera, Ltd. v. Alberto Rincon Garcia. WIPO Case No. D2002-0806.

42. Nike, Inc. v. B.B. de Boer. WIPO Case No. D2000-1397.

43. CBS Broadcasting Inc. v. Edward Enterprises. WIPO Case No. D2000-0242.

Рекомендуется Вам: